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  [미국] US 출원 허여 후 등록 전의 IDS 제출 의무에 대하여

IDS 제출 제도란,

정보개시의무(Disclosure Dury)는 IDS (Information Disclosure Statement)를 제출하여 수행됩니다. IDS의 3가지 준비자료는 리스트(list), 문서 사본(copy of document) 및 관련성 개략 설명(concise explanation of relevancy)입니다. 미국출원 후 또는 자료를 알게 된 후 3개월의 기간 내에 IDS를 제출하지 않으면, 출원인의 개시의무 지연에 대한 비용부담이 증가하게 될 뿐만 아니라, 기한 후에도 제출하지 않는 경우 출원인의 귀중한 특허가 소송시 무효화 또는 무력화될 수 있습니다. 미국출원 후 3개월 또는 미국 1차 OA 발송일 전까지는 관납료 없이 IDS를 제출할 수 있습니다. 또한, 1차 OA가 발송된 후라도 등록료9issue fee) 납부 전까지는 출원인(발명자)이 새로 알게 된 선행기술자료는 그 안 날(예컨대, 대응 외국출원의 서치보고서 및 그 인용자료의 발송일)로부터 3개월 이내에 그 3개월을 입증하는 확인서와 함께 선행자료에 대한 IDS를 관납료 없이 제출할 수 있습니다.

미국출원서의 배경기술, 관련기술로서 언급된 모든 선행기술자료는 IDS로 제출되지 않으면 심사관이 심사자료로서 보지 않을 수도 있으므로 IDS로 제출함이 바람직합니다. 영어가 아닌 자료 또는 미국특허 이외의 다른 특허 및 문헌인 경우, 그 사본도 함께 제출하여야 하고, 영어 이외의 문서인 경우 “concise explanation of relevancy”(요약서)를 함께 제출하여야 합니다. 그러나 유럽, 영국 등 기타 대응 외국출원에 대한 서치리포트에 영어본이 있는 경우 그 사본만 제출하면 됩니다. 그리고 대응 외국출원의 서치리포트 상의 X, Y로 표시된 것만 관련(relevancy)있는 것으로 보는 것이 일반적입니다.

 

US 출원 허여 후 등록 전의 IDS 제출 의무

- USPTO로부터 허여 통지서(Notice of Allowance)를 받았거나 등록료(Issue fee)를 이미 납부했더라도 IDS 의무는 특허가 등록(Issuance) 되기 전까지 계속 적용됩니다.

이 경우, 하기와 같은 옵션을 고려할 수 있습니다.

 

옵션1) Submission of Art로 제출(심사관으로부터 고려X, Filing만 진행)
옵션2) RCE(Request for Continued Examination) + IDS제출
옵션3) QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement) 진행- QPIDS로 진행 시, 심사관이 IDS를 고려 후 IDS때문에 심사가 필요하면 자동적으로 RCE가 진행, 심사가 필요 없을 시 새로운 Notice of Allowance 발행됨 단, QPIDS 신청시 RCE 수수료는 일단 제출해야 하며 Notice of Allowance를 발송할 경우 RCE 수수료는 반환됨. 

 

실무적으로, 옵션 1으로 제출하는 것은 제출하지 않는 것과 효과가 동일하기 때문에 실익이 없습니다.

중요한 선행 문헌(심사관이 고려해야 될 필요가 있는 선행 문헌)일 경우 옵션 2 또는 옵션 3로 진행할 것을 제안드립니다.

 

문의 : 최신영 변리사(tlsdud0420@nawoopat.co.kr

 

 

 
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