미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 정도를 나타내는 표현(term of degree)이 다시금 도마에 올랐습니다. 이번 One-E-Way, Inc. v. ITC 사건에서 쟁점이 되었던 표현은 “virtually”였습니다.

특허권자 One-E-Way는 소니(Sony), 크리에이티브 랩스(Creative Labs) 등을 상대로 미국 국제무역위원회(International Trade Commission)에 소를 제기하였으나 ITC는 대상특허의 청구항에 포함돼 있던 “간섭을 사실상 거의 받지 않는(virtually free from interference)”이란 표현이 모호하다는 이유로 해당 청구항들을 모두 무효화시켰습니다.

문제가 되었던 미국 특허 7,865,258호와 8,131,391호는 무선 헤드폰을 사용하는 사용자가 다른 헤드폰 사용자들의 신호의 간섭을 받지 않고 음악 등을 감상할 수 있도록 도와주는 무선 디지털 오디오 시스템에 관한 기술이 보호의 대상이었습니다.

그 중에서 대표적으로 ‘258 특허의 8번 청구항의 내용은 다음과 같았습니다.

8. A portable wireless digital audio system for digital transmission of an original audio signal representation from a portable audio source to a digital audio headphone, said portable wireless digital audio system comprising:

a portable digital audio transmitter configured to couple to said portable audio source and transmitting a unique user code bit sequence with said original audio signal representation in packet format, said digital audio transmitter comprising:

an encoder operative to encode said original audio signal representation to reduce intersymbol interference; and

a digital modulator configured for independent code division multiple access (CDMA) communication operation; and
said portable digital audio transmitter configured for direct digital wireless communication with said digital audio headphone, said digital audio headphone comprising:

a direct conversion module configured to capture packets embedded in the received spread spectrum signal, the captured packets corresponding to the unique user code bit sequence;

a digital demodulator configured for independent CDMA communication operation;

a decoder operative to decode the applied reduced intersymbol interference coding of said original audio signal representation;

a digital-to-analog converter (DAC) generating an audio output of said original audio signal representation; and

a module adapted to reproduce said generated audio output, said audio having been wirelessly transmitted from said portable audio source virtually free from interference from device transmitted signals operating in the portable wireless digital audio system spectrum.

여기에서  “said portable audio source free from interference from device transmitted signals" 라고 했으면 될 것을 굳이 “said portable audio source virtually free from interference from device transmitted signals”라고 하는 바람에 문제가 된 것입니다.

미국 특허법에 의하면 보호의 대상이 되는 발명은 “완전하고 명료하고 간결하고  정확한 표현(full, clear, concise, and exact terms)”을 사용하여 설명해야 합니다 (35 U.S.C. § 112). 그러나 정도를 나타내는 표현이나 상대적 표현은 일반적으로 이 요건을 충족시키지 못하는 것으로 간주합니다. ITC 역시 이 점에 비추어 virtually라는 표현의 경계가 모호하다고 보고 One-E-Way의 두 특허를 무효화한 것이죠.

특허권자인 One-E-Way 측은 이 표현의 의미는 “무선 디지털 오디오 시스템의 주파수 대역을 사용하는 신호를 도청할 수 없도록 간섭 현상이 일어나지 않는”을 뜻한다고 주장하며 연방순회항소법원에 항고했습니다.

항소법원은 연방대법원 판례인 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.를 인용하면서 모든 청구항은 언어 자체의 한계(“the inherent limitations of language”)로 인해 완벽할 수는 없으나 적어도 청구의 대상이 무엇인지를 명시할 수 있을 정도로 정밀해야 한다(“be precise enough to afford clear notice of what is claimed”)고 주문했습니다. 또한 모호함을 판단하는 기준으로는 Nautilus 판례에 따라 “명세서와 출원심사과정에 비추어 본 청구항이 당업자에게 납득할 만한 확실성을 갖고 발명의 범위를 공지할 수 있을 것”을 요구한다고 판시했으며, 상대적 표현 및 정도를 나타내는 표현마저도 이 요건만 만족한다면 특허 청구항을 반드시 무효화하지 않는다고 설명했습니다.

본 사건에서 항소법원은 명세서에 무선 헤드폰 사용자의 프라이버시를 보호한다는 문구가 여러 차례 기재되어 있으며, 출원심사과정에서 “간섭을 사실상 거의 받지 않는”이라는 표현이 도청의 걱정 없이 음악을 감상할 수 있음을 의미한다고 출원인이 해명한 바 있고, 간섭을 허용하지 않는 범위가 정확히 어느 수준인지에 대한 기술적인 정의가 없다고 해서 해당 용어가 반드시 모호함을 뜻하지는 않으며, “virtually”라는 단어를 사용했을 때와 사용하지 않았을 때의 차이가 반드시 명확히 구분될 필요는 없다는 이유를 들며 ITC의 심결을 뒤집었습니다. 즉, 항소법원은 “virtually”가 정도를 나타내는 표현인 것은 맞지만 청구항의 범위를 무한히 확장하지 않고, 명세서와 출원심사과정에 비추어 보았을 때 그 경계를 명확하게 구분지을 수 있으므로 (즉, 도청이 가능해지는 순간 “간섭을 사실상 거의 받지 않는”의 범위에 더 이상 포함되지 않음) 특허법 112조의 요건을 만족한다고 결론지었습니다.

출처: http://www.helloiplaw.com