후지필름 대 코닥그룹 사건(UPC_CFI_365/2023)

I. 사건 개요

판결일자: 2025년 7월 18일

법원: 유럽통합특허법원(UPC) 만하임 지방 분원

의의:

UPC가 영국 파트(UK part) EP 특허를 근거로 영국 내 침해금지명령을 최초로 내린 사건.

향후 UPC 판결 효력이 비체약국(영국, 스위스 등)까지 확장될 수 있음을 보여줌.

II. 사건의 기초 사실

특허: EP 3 511 174 B1 (석판 인쇄판 전구체 관련)

원고: 후지필름(FUJIFILM, 일본)

피고: 코닥 그룹 독일 계열사 3개사(Kodak GmbH (판매/영업), Kodak Graphic Communication GmbH (제조), Kodak Holding GmbH (지주회사))

독일과 영국에서 모두 유효한 EP 특허.

원고의 주장:

독일 파트 및 영국 파트에서의 특허침해.

두 파트 모두 UPC에 소송 제기.

III. 주요 법적 쟁점

1. 관할권

브렉시트 이후 UPC가 영국 파트 특허 침해 행위를 다룰 수 있는지 여부.

2. 무효 주장 가능성

피고가 EP 특허의 영국 파트 무효를 영국 법원에 별도 소송으로 제기해야 하는지 또는 UPC 내에서 방어 주장으로 가능할지.

3. 침해 행위 구성

독일 소재 피고들의 행위가 영국 특허법상 침해 행위로 인정되는지.

4. 구제 조치 범위

침해 인정 시, 금지명령, 손해배상, 제품 파기 등 어떤 조치가 가능한지.

IV. UPC 판단 요지

1. 국제관할

CJEU 최근 판결에 따라,

UPC 체약국에 본사가 있는 피고가 비체약국에서 EP 특허를 등록·침해한 경우에도 UPC가 관할 가능.

본 사건에서 피고가 독일법인으로 독일에 주소지를 두고 있어 UPC 관할 인정.

실체 법: 영국법 적용

절차 법: UPCA 적용

2. 무효 주장

피고는 UPC 내에서 방어 방법으로 무효 주장 가능. 단, 영국 파트 자체를 무효화할 권한은 영국 법원에만 있음.

UPC 판단은 당사자 간(inter partes)에 한정.

3. 침해 구성 행위

피고 2(제조 법인): 독일에서 제조 후 영국 법인 및 영국 유통업체에 직접 납품 → 영국법상 ‘판매·양도 청약·수입’ 침해 인정.

피고 1(판매 법인), 피고 3(지주회사): 영국 시장 겨냥한 실질적 관여 인정 → 공동 불법행위 책임 인정.

4. 구제 조치

영국 내 침해금지명령 (제조 제외)-:제조는 독일에서만 이루어지고 있어 급박한 위험 없다고 판단.

손해배상 청구권 및 정보 제공 명령

제품 파기·리콜·유통망 제거

벌금 부과 명령: 피고가 판결 불이행 시 50€/m² 부과 (평균 제품가 10€/m²)

V. 시사점

1. UPC의 영향력 확대

이번 판결로 UPC가 영국·스위스 등 비체약국 특허 침해 사건에도 영향력을 가질 수 있음 확인.

기업 입장에서 EP 특허가 매우 강력한 무기가 될 수 있음.

2. 한국 기업의 전략적 고려

EP 특허 출원 시 **단일특허(UP)**와 함께 비체약국 국가들(영국, 스위스 등)에 대한 별도 등록 검토 필요.

3. 집행 문제

영국 내에서 자동 집행 불가 → 영국 법원 별도 승인 필요.

그러나, 피고가 독일 법인인 점과 벌금 규정으로 실효성 담보 가능.

4. 포럼 쇼핑 문제

관할 확대가 포럼 쇼핑을 유발할 수 있다는 우려 존재.

향후 영국 법원의 판결 방향이 중요한 변수.

VI. 결론

본 사건은 UPC가 비체약국 특허 침해에 대해 관할권을 행사한 첫 사례로서 큰 의미를 지님.

향후 유럽 내 특허분쟁에서 UPC의 위상과 영향력이 더욱 확대될 가능성이 큼.

한국 기업들도 EP 특허 등록 전략 및 유럽 내 소송 리스크 관리에 있어 이를 반드시 고려해야 함.