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  [미국] IPR제도가 pre-AIA특허에 소급 적용되는 것이 합헌인지 여부

2018년 4월Oil States v. Greene’s Energy에서 미국 대법원은 미국 개정 특허법 (이하 AIA)의 IPR 제도는 합헌이라고 판단했습니다. 하지만 당시 대법원은 IPR제도가 AIA이전에 이슈된 특허 (이하 pre-AIA 특허) 에 소급 적용 되는 것인 합헌인지 여부에 대해서는 판단하지 않았습니다. Celgene Corp v. Peter (Fed. Cir. 2019)에서 미국연방순회항소법원은 이 문제에 대한 답을 제시하며 pre-AIA 특허에 IPR 제도를 적용하는것은 헌법에 반하지 않는다고 판단했습니다.

 

Celgene은 항소시에 헌법 수정 제 5호의 수용조항(takings clause)은 사적 소유물은 공적인 사용을 위해 정당한 보상이 없이 수용되면 안된다고 명시하고 있는 점을 들며 IPR제도가 존재하지 않던 시기에 받은 pre-AIA 특허에 대해 IPR제도를 정당한 보상 없이 소급적으로 적용시키는 것은 수용 조항에 반하는 조치로 위헌이라고 주장했습니다. 특히 Celgene은 pre-AIA 특허를 당시에는 존재하지 않았던 IPR 제도를 적용하는 것은 특허를 받을 당시의 합리적인 투자-기반한 기대에 정당한 보상이 없이 개입하는 것이라고 주장했습니다.

이에 대해 미국 특허청 (이하 PTO)은 두가지의 반박 의견을 제시했습니다. 우선 PTO는 만약 특허 심판원이 IPR제도를 통해 특허가 무효라고 판단할 경우 그 특허는 원래 잘못 이슈가 된 것으로 특허 소유권자는 유효한 소유권을 지닌 적이 없는 것이기 떄문에 헌법 수정 제 5호의 수용조항에 반하는 것이 아니라고 주장했습니다.  또한 PTO는 이슈된 특허에 대한 재심사(reexamination) 과정은 지난 40여년간 존재해 온 제도로 IPR제도는 단지 행정 제도가 개정이 된 것이며 특허 소유권자의 실체적 권리를 변경하는 것은 아니기 때문에 헌법 제 5호의 수용조항에 반하는 것이 아니라고 주장했습니다.

연방순회항소법원은 IPR제도와 이전부터 존재해온 reexamination 제도들 사이의 차이가 어느 정도인지에 집중하며 차이의 정도가 수용조항에 반하는 정도에 미치지 못한다고 판단했습니다.

이런 판단의 이유로 특허의 유효여부는 항상 지방법원에서 도전을 받을 수 있었으며 PTO에서도 재심사를 받고 취소가 될수도 있다는 점을 들었습니다. 또한 연방순회항소법원은 Celgene이 문제가 되는 특허들을 출원했던 1998년과 2000년에 ex parte reexamination이 존재했으며 1999년부터는 inter parte reexamination도 존재했다는 점을 들었습니다. 연방순회항소법원은 이런 제도들은 특허의 유무효 여부를 특허청이 재심사할 수 있는 절차들로 IPR제도와 유사하다고 판단하며 이 때문에 IPR제도를 소급적으로 적용하는 것은 수정 제 5호에서 명시하는 부당한 수용에 해당한다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 또한 연방순회항소법원은 IPR제도와 이전 재심사 제도는 모두 청구항을 예견하거나 (anticipate) 또는 자명하게(obviousness) 하는지 여부를 따지며 특허의 유무효 여부를 판단한다는 점을 들었습니다.

연방순회항소법원은 IPR제도는 reexamination을 review로 이름을 바꾸기는 했지만 의회가 재심사의 기본적인 목적을 바꾸려는 의도는 없었다고 하며 대법원이Return Mail, Inc. v. United States Postal Serv., 139 S. Ct. 1853, 1860 (2019)에서 IPR과 ex parte reexamination은 둘다 재심사라는 같은 제도에 대한 다른 형태라고 했던 점도 들며 이들 모두 특허가 잘못 이슈된 것을 정정하는 제도라고 했습니다.

연방순회항소법원은 IPR 제도와 reexamination 제도들 사이에는 분명 차이가 존재하지만 이런 제도적인 차이는 형태의 차이일 뿐이며 형태의 차이에 대해서는 어떤 권리도 존재하지 않는다고 했습니다.  또한 Celgene은 IPR제도가 특허 가치에 하락을 가져온다고 주장하였는데, Celgene의 특허가 IPR 제도에 비해 이전 재심사 제도에서는 특허권 방어를 유효하게 했을 것이라는 점을 증명해보이지 못했다고 했습니다.

이런 여러가지 점들을 통해 연방순회항소법원은 IPR제도가 pre-AIA 특허에 소급 적용되는 것은 헌법에 반하지 않는다고 판시했습니다.

이번 결정은 헌법 합치 여부에 관한 것이기 때문에 대법원에 상고 신청 (writ of certiorari)이 될 가능성도 높아 보입니다. 연방순회항소법원은 IPR제도와 reexamination제도들 사이의 유사한 점들에 집중했지만 IPR제도가 소송절차와 더 유사하며 증거개시절차(discovery), 의견서 제출 절차(briefing), 구술 심리 절차(oral hearing) 등이 포함되어 있고 청구항 수정의 범위가 다른 점과 같은 차이점들에 집중한다면 결과가 달라질지 지켜봐야 할 것입니다. 

 

출처: http://www.helloiplaw.com

 


 

 
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