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  [미국] 기능식 청구항에 대한 불명확성 기준을 제시한 연방항소법원 판결(Diebold Nixdorf, Inc. v. ITC)

Diebold Nixdorf(이하 “디볼드”)는 현금지급기 조립생산을 위하여 해외에서 부품을 조달하였으나 이 부품이 노틸러스 효성 아메리카의 미국 특허 제 8,523,235호(이하 “‘235 특허”의 일부 청구항을 침해한다는 이유로 관세법(Tariff Act of 1930) 제 337 조를 근거로 하여 미국 국제무역위원회(ITC)의 제재를 받았습니다. 이에 디볼드는 ITC의 결정에 불복을 하였고 ‘235 특허 청구항의 “cheque standby unit(수표 대기 유닛)”이란 용어가 불명확(indefinite)하여 무효라고 주장했습니다. 이 이슈는 결국 미국 연방순회항소법원까지 올라와 Diebold Nixdorf, Inc. v. ITC 사건에서 다투어졌습니다.

 

235 특허의 제 1 청구항에는 다음과 같은 내용이 기술되어 있었습니다.

 

a cheque standby unit placed in the main transfer path between the first gate and the second gate, the cheque standby unit configured to hold the at least one authentic cheque to return the at least one authentic cheque to the user responsive to receiving user instructions cancelling depositing of the at least one authentic cheque;

 

하지만 이 cheque standby unit(수표 대기 유닛)이란 용어는 명세서에 “cheque temporary standby unit 120″이란 이름으로 주 이동 통로(main transfer path) 위에 첫 번째 게이트의 후미부(rear side of the first gate)에 형성이 되며 임시적으로 수표의 이동을 멈추기 위한 용도로 쓰인다고만 설명이 되어 있을 뿐 그 구체적인 구조가 기재되어 있지 않았습니다.

 

AIA 개정 이전의 특허법 제 112 조, 제 6 문단(AIA 개정 이후 특허법 제 112(f) 조에 해당)에 의하면 구조나 재료나 행위 등을 구체적으로 명시하지 않은 채 특정한 기능을 수행하는 방법이나 단계로만 이루어진 청구항, 즉 “기능식 청구항(means-plus-function claim)”은 명세서에 기재된 해당 구조, 재료, 행위 등으로 제한하여 해석하도록 되어 있습니다. 따라서 청구항이 112 조, 제 6 문단에 의해 해석이 되면 청구항의 보호 범위가 특허권자가 의도한 바보다 더 좁아질 수 있으며 이것이 특허법 제 112 조, 제 2 문단의 요구 사항과 결합을 하여 명세서에조차 구체적인 구조, 재료, 행위 등의 기재가 누락되었다고 판단이 되면 출원 중인 특허의 거절이나 등록된 특허의 무효로 이어질 수도 있는 중대한 하자가 될 수 있는 것입니다.

 

여기서 112 조, 제 2 문단의 명확성 기준에 부합하려면 해당 용어가 무엇을 의미하는지가 명세서에 충분히 기재되어 있어야 하며(“adequate disclosure showing what is meant by that language”, In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 1195 (Fed. Cir. 1994) (en banc)) 청구항에 포함된 기능을 어떠한 구조나 재료나 행위가 실행에 옮길 수 있는지를 통상의 기술자가 이해할 수 있을 것을 요구합니다(Atmel Corp. v. Information Storage Devices, 198 F.3d 1374, 1381 (Fed. Cir. 1999)).

 
 
특허권자 측의 전문감정인(expert witness)은 cheque standby unit이란 일반적으로 수표를 임시적으로 보관하는 에스크로(escrow)에 해당한다는 사실을 통상의 기술자라면 널리 알고 있다고 증언하였으나 항소법원은 청구항에 구조가 없이 기능만 열거가 되어 있고 전문감정인의 증언마저 에스크로라는 장비의 구조가 아닌 기능에 관해서만 설명을 하였기 때문에 cheque standby unit의 구조를 특정하는 데 대한 난색을 표했습니다. 항소법원은 또한 cheque standby unit라는 용어 자체가 업계에서 널리 통용되는(in common parlance) 일반적인 용어가 아니라 출원인이 자신의 발명을 청구할 목적으로 만들어낸 신조어(“coined by the applicant himself for purposes of claiming his invention”)라는 점에 주목을 하였습니다.

 


Cheque temporary standby unit 120이 그림으로 도시되어 있는 제 2 도면에서도 120 번 항목이 “두 개의 실린더를 감싸고 있는 두 개의 세로 줄”로만 표시되어 있을 뿐 “주 이동 유닛 106a”과 시각적으로 아무런 차이를 보이지 않는다는 점도 특허법 112 조, 제 2 문단의 요건을 충족시키기 어려웠습니다. Cheque standby unit의 구조가 정확히 묘사되어 있지 않은 것은 명세서도 마찬가지였고 오로지 이 유닛의 위치와 기능에 대한 설명으로만 일관할 뿐이며 전문감정인이 사용한 에스크로란 용어는 명세서에 단 한 번도 등장하지 않는다는 점을 들어 연방순회항소법원은 해당 청구항이 112 조, 제 2 문단을 만족시키지 못하여 ‘235 특허의 해당 청구항들이 무효라고 판결을 내렸습니다.

본 사건은 특허 명세서와 청구항을 작성할 때 청구항의 모든 요소에 대한 구조를 명확하게 설명하는 것이 얼마나 중요한지를 다시금 깨닫게 해 줍니다. 청구항을 작성할 때는 그 발명에서 진보성이 있는 요소를 중심으로 기술을 하는 것이 보통입니다만 청구항에 열거되어 있는 요소 중 단 한 개라도 그 설명이 불명확할 경우 청구항 전체가 무효화될 위험이 있습니다. 특히 통상의 기술자가 한눈에 알아보지 못할 수 있는 신조어라든지 구조가 아닌 기능만을 통해 묘사돼 있는 부품명(“symbol generator”, “visual modification unit”, “user settings determiner” 등)은 그 사용을 피하거나 적어도 명세서에서 구조를 설명하거나 실제 구현예를 다양하게 제시하는 것이 현명하겠습니다.

 

출처: http://www.helloiplaw.com

 

 

 

 

 

 





 

 
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