Ⅰ. 사건의 쟁점

본 사안의 쟁점은 CIP 출원(continuation-in-part application)된 특허를 재심사 과정에서 DA 출원(divisional application)으로 재설계하는 보정을 한 경우 이중특허(Double Patenting) 거절이유를 극복할 수 있는지 여부이다. 본 사안의 당사자인 Janssen Biotech, Inc.(이하 얀센)은 국내 바이오 시밀러 기업들을 견제하기 위하여 다수의 특허침해소송을 제기한바 있다. 미국 시장에 진출한 우리 기업에게는 얀센의 특허를 거절한 심결이 유지되는 것이 가장 좋은 시나리오가 될 것이다.

Ⅱ. 판시사항

(1) CIP 출원되어 등록된 특허를 재심사 과정에서 DA 출원처럼 보정한다고 하여 이중특허 거절이유가 면제되는 세이프하버 조항이 적용되는 것은 아니다.

(2) 본 사안은 이중특허 거절이유를 판단하는 이방향 테스트(two-way test)가 추가적으로 적용되어야 하는 경우가 아니어서, 일방향 테스트(one-way test)만으로 이중특허를 판단한 특허심판원의 결정에 오류가 없다.

출처: 국제 지재권 분쟁 정보 포털